>>> 一、引言

現有(yǒu)技(jì )術是用(yòng)于确定發明創造的專利性時用(yòng)到的一個重要概念。專利申請所要求保護的技(jì )術方案相較于現有(yǒu)技(jì )術必須具(jù)備新(xīn)穎性和創造性才可(kě)被授予專利權。在評價發明創造的新(xīn)穎性或創造性之前，确定哪些技(jì )術内容屬于現有(yǒu)技(jì )術是首要步驟。在中(zhōng)美兩國(guó)專利制度下，對現有(yǒu)技(jì )術的界定存在的差異。

>>> 二、中(zhōng)國(guó)對現有(yǒu)技(jì )術的界定

我國(guó)專利法第二十二條第五款規定：“本法所稱現有(yǒu)技(jì )術，是指申請日以前在國(guó)内外為(wèi)公(gōng)衆所知的技(jì )術。”也就是說，在我國(guó)專利制度下，現有(yǒu)技(jì )術包括在申請日（有(yǒu)優先權的，指優先權日）以前在國(guó)内外出版物(wù)上公(gōng)開發表、在國(guó)内外公(gōng)開使用(yòng)或者以其他(tā)方式為(wèi)公(gōng)衆所知的技(jì )術。

由于我國(guó)專利制度目前對發明和實用(yòng)新(xīn)型采用(yòng)的新(xīn)穎性标準是“絕對”新(xīn)穎性，因此在作(zuò)新(xīn)穎性判斷的時候，除了下面提到的不喪失新(xīn)穎性的公(gōng)開以外，不考慮現有(yǒu)技(jì )術的地域範圍，也不考慮現有(yǒu)技(jì )術的作(zuò)者是發明人還是其他(tā)人，隻要是申請日之前在世界上任何地方已經公(gōng)開的技(jì )術都屬于現有(yǒu)技(jì )術。

關于新(xīn)穎性，我國(guó)專利法第二十二條第二款規定“（1）該發明或者實用(yòng)新(xīn)型不屬于現有(yǒu)技(jì )術；（2）沒有(yǒu)任何單位或者個人就同樣的發明或者實用(yòng)新(xīn)型在申請日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以後公(gōng)布的專利申請文(wén)件或者公(gōng)告的專利文(wén)件中(zhōng)”。也就是說，除了現有(yǒu)技(jì )術以外，在申請日以前提出并在申請日以後公(gōng)布的專利申請文(wén)件或者公(gōng)告的專利文(wén)件（即“申請在前公(gōng)開在後”）可(kě)用(yòng)于評價新(xīn)穎性。在我國(guó)，“申請在前公(gōng)開在後”的文(wén)件不被視為(wèi)現有(yǒu)技(jì )術，但是如果這樣的文(wén)件破壞專利申請的新(xīn)穎性，則構成該專利申請的抵觸申請。

關于創造性，我國(guó)專利法第二十二條第三款規定“與現有(yǒu)技(jì )術相比，該發明具(jù)有(yǒu)突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用(yòng)新(xīn)型具(jù)有(yǒu)實質(zhì)性特點和進步”。在我國(guó)，能(néng)夠用(yòng)于評價創造性的隻能(néng)是現有(yǒu)技(jì )術。前面提到的“申請在前公(gōng)開在後”的文(wén)件由于不被視為(wèi)現有(yǒu)技(jì )術，因此在評價創造性時不被考慮。

我國(guó)還采用(yòng)了寬限期制度來排除部分(fēn)申請日之前公(gōng)開的現有(yǒu)技(jì )術對新(xīn)穎性、創造性評價的影響。我國(guó)專利法第二十四條規定，申請專利的發明創造在申請日以前六個月内，有(yǒu)下列情形之一的，不喪失新(xīn)穎性：

在國(guó)家出現緊急狀态或者非常情況時，為(wèi)公(gōng)共利益目的首次公(gōng)開的；

在中(zhōng)國(guó)政府主辦(bàn)或者承認的國(guó)際展覽會上首次展出的；

在規定的學(xué)術會議或者技(jì )術會議上首次發表的；

他(tā)人未經申請人同意而洩露其内容的。

因此，發明創造的内容即使在申請日之前被公(gōng)開，如果公(gōng)開的方式滿足上述情形，也将不會僅因上述情形的在先公(gōng)開而喪失新(xīn)穎性。也就是說，符合上述四種情形的在先公(gōng)開不構成影響該專利申請新(xīn)穎性的現有(yǒu)技(jì )術。

如上所述，在我國(guó)，能(néng)夠用(yòng)于評價新(xīn)穎性的有(yǒu)關内容包括現有(yǒu)技(jì )術和抵觸申請，而能(néng)夠用(yòng)于評價創造性的有(yǒu)關内容僅是現有(yǒu)技(jì )術，此外，用(yòng)于評價新(xīn)穎性和創造性的現有(yǒu)技(jì )術需排除不喪失新(xīn)穎性的在先公(gōng)開。

>>> 三、美國(guó)對現有(yǒu)技(jì )術的界定

美國(guó)發明法案在35 U.S.C. 102條款中(zhōng)對現有(yǒu)技(jì )術做出了規定。

35 U.S.C. 102(a)條款規定了影響對要求保護的發明授予專利的現有(yǒu)技(jì )術，根據其規定：

一件美國(guó)專利申請，在其申請日之前，如果其所要求保護的發明已經獲得專利、已在公(gōng)開的出版物(wù)上有(yǒu)所描述、已公(gōng)開使用(yòng)或銷售，或通過其他(tā)方式為(wèi)公(gōng)衆所知，則該申請不能(néng)被授予專利權；

一件美國(guó)專利申請，在其申請日之前，已有(yǒu)記載其所要求保護的發明的已公(gōng)布專利或已公(gōng)開或已視為(wèi)公(gōng)開的專利申請（即“申請在前公(gōng)開在後”）由他(tā)人向美國(guó)專利局有(yǒu)效遞交，則該申請不能(néng)被授予專利權。

在美國(guó)，在申請日之前為(wèi)公(gōng)衆所知的技(jì )術或已提出的美國(guó)專利申請都可(kě)以視為(wèi)現有(yǒu)技(jì )術。與我國(guó)相同，作(zuò)為(wèi)公(gōng)衆所知的技(jì )術的現有(yǒu)技(jì )術沒有(yǒu)地域限制。然而，需要注意的是，在申請日以前向美國(guó)專利局提出并且記載在申請日以後公(gōng)開或視為(wèi)公(gōng)開的專利申請中(zhōng)的内容可(kě)以被視為(wèi)現有(yǒu)技(jì )術來評價美國(guó)專利申請的創造性。并且，對于在申請日以前向世界知識産(chǎn)權組織提出的PCT國(guó)際申請，隻要其指定美國(guó)，即使其公(gōng)開在申請日以後，也可(kě)以被視為(wèi)現有(yǒu)技(jì )術來評價美國(guó)專利申請的創造性。

1、涉及“寬限期”的不适格的現有(yǒu)技(jì )術

與我國(guó)類似，美國(guó)也存在關于排除不适格的現有(yǒu)技(jì )術的寬限期制度。35 U.S.C. 102(b) (1)條款規定了幾項不屬于适格的現有(yǒu)技(jì )術的例外情況，根據其規定：

在任何要求保護的發明的申請日前一年内所作(zuò)的任何公(gōng)開，如符合以下條件，則不屬于根據35 U.S.C. 102(a) (1)條款規定的現有(yǒu)技(jì )術：

該公(gōng)開是由發明人或共同發明人（以下簡稱為(wèi)發明人）作(zuò)出的，或由從發明人直接或間接獲得所公(gōng)開的主題的其他(tā)人作(zuò)出的；

所公(gōng)開的主題在該公(gōng)開之前已由發明人向公(gōng)衆公(gōng)開，或由從發明人直接或間接獲得所公(gōng)開的主題的其他(tā)人向公(gōng)衆公(gōng)開。

可(kě)以看出，美國(guó)的寬限期為(wèi)一年，相較于我國(guó)六個月的寬限期，美國(guó)的寬限期更長(cháng)。并且，相較于我國(guó)對不喪失新(xīn)穎性的公(gōng)開的幾種情形的具(jù)體(tǐ)要求，美國(guó)對公(gōng)開的形式沒有(yǒu)特别要求。在美國(guó)，發明人的公(gōng)開，或從發明人直接或間接獲悉内容的其他(tā)人的公(gōng)開（以下稱為(wèi)源自發明人的公(gōng)開）隻要是在申請的申請日前一年内，就都不可(kě)以作(zuò)為(wèi)該申請所要求保護的發明的現有(yǒu)技(jì )術——

例如，如果專利申請B（無論是否在美國(guó)提交）在美國(guó)專利申請A的申請日前一年内公(gōng)開，并且申請A的發明人包括申請B的全部發明人（例如，申請B的發明人包括甲、乙，而申請A的發明人也為(wèi)甲、乙，或另外包括丙等），則公(gōng)開的申請B不能(néng)作(zuò)為(wèi)申請A的現有(yǒu)技(jì )術。相較而言，如果申請A是在中(zhōng)國(guó)提交（即一件中(zhōng)國(guó)專利申請），則公(gōng)開的申請B能(néng)作(zuò)為(wèi)在中(zhōng)國(guó)提交的申請A的現有(yǒu)技(jì )術。

又(yòu)例如，如果非專利文(wén)獻C在美國(guó)專利申請A的申請日前一年内公(gōng)開，并且申請A的發明人包括文(wén)獻C的全部作(zuò)者（例如，文(wén)獻C的作(zuò)者甲、乙，而申請A的發明人包括甲、乙，或另外包括丙等），則公(gōng)開的文(wén)獻C不能(néng)作(zuò)為(wèi)申請A的現有(yǒu)技(jì )術。相較而言，如果申請A是在中(zhōng)國(guó)提交，則公(gōng)開的文(wén)獻C除非屬于專利法第二十四條規定的幾種情形，否則其能(néng)作(zuò)為(wèi)在中(zhōng)國(guó)提交的申請A的現有(yǒu)技(jì )術。

再例如，如果專利申請D（無論是否在美國(guó)提交）在美國(guó)專利申請A的申請日前一年内公(gōng)開，隻要申請A的發明人在申請日前一年内并且在申請D的申請日之前公(gōng)開了申請D的内容，那麽申請D不能(néng)作(zuò)為(wèi)申請A的現有(yǒu)技(jì )術。由此，避免了申請D的申請人在獲悉申請A的發明人的發明後，早于申請A提出專利申請，導緻申請A無法獲得授權的情況出現。相較而言，如果申請A是在中(zhōng)國(guó)提交，則申請D由于不屬于“他(tā)人未經申請人同意而洩露其内容”的情形，因此能(néng)作(zuò)為(wèi)在中(zhōng)國(guó)提交的申請A的現有(yǒu)技(jì )術。

如上所述，根據美國(guó)寬限期制度，在寬限期内，發明人的公(gōng)開或源自發明人的公(gōng)開都不能(néng)作(zuò)為(wèi)發明人的美國(guó)專利申請的現有(yǒu)技(jì )術。因此，例如，如果發明人在有(yǒu)了發明構思後，先發表論文(wén)，并在該論文(wén)發表後的一年内再提出美國(guó)專利申請，或在美國(guó)以外提出專利申請，而後要求該專利申請的優先權提出美國(guó)專利申請，那麽該論文(wén)不能(néng)作(zuò)為(wèi)該美國(guó)專利申請的現有(yǒu)技(jì )術。美國(guó)專利制度允許發明人在有(yǒu)了發明構思後先于專利申請的提出而向公(gōng)衆公(gōng)開其發明構思，在寬限期内提出基于該發明構思的專利申請都可(kě)将發明人的公(gōng)開或源自發明人的公(gōng)開排除在現有(yǒu)技(jì )術之外。

2、涉及“申請在前公(gōng)開在後”的不适格的現有(yǒu)技(jì )術

如前所述，35 U.S.C. 102(a) (2)條款規定了他(tā)人的美國(guó)專利申請或者指定美國(guó)的PCT國(guó)際申請（以下統稱為(wèi)在先美國(guó)專利申請）如果在當前美國(guó)專利申請的申請日前提出，那麽即使其在申請日後才公(gōng)開，仍可(kě)以作(zuò)為(wèi)當前美國(guó)專利申請的現有(yǒu)技(jì )術。針對該條款，35 U.S.C. 102(b) (2)條款規定了這樣的現有(yǒu)技(jì )術的例外情況，根據其規定：

如符合以下條件，“申請在前公(gōng)開在後”的公(gōng)開不屬于根據35 U.S.C. 102(a) (2)條款規定的現有(yǒu)技(jì )術：

所公(gōng)開的主題（即，在先美國(guó)專利申請的公(gōng)開）是從發明人直接或間接獲得的；

在所公(gōng)開的主題的申請日之前，該主題已由發明人向公(gōng)衆公(gōng)開，或由從發明人直接或間接獲得所公(gōng)開的主題的其他(tā)人向公(gōng)衆公(gōng)開；

所公(gōng)開的主題與所要求保護的發明，在所要求保護的發明的申請日前，由同一人擁有(yǒu)或受制于向同一人轉讓的義務(wù)。

可(kě)以看出，對于第三人的在先美國(guó)專利申請，如果是從發明人直接或間接獲得，則可(kě)以将該在先美國(guó)專利申請從适格的現有(yǒu)技(jì )術中(zhōng)排除；對于第三人的在先美國(guó)專利申請，如果當前申請的發明人，或從發明人直接或間接獲得所公(gōng)開的主題的其他(tā)人在該在先美國(guó)專利申請的申請日以前，就已經向公(gōng)衆公(gōng)開該在先美國(guó)專利申請的主題，則可(kě)以将該在先美國(guó)專利申請從适格的現有(yǒu)技(jì )術中(zhōng)排除；如果第三人的在先美國(guó)專利申請所公(gōng)開的主題與當前美國(guó)專利申請所要求保護的發明，在當前美國(guó)專利申請的申請日前，由同一人擁有(yǒu)或必須轉讓給同一人，例如，同一公(gōng)司，則該可(kě)以将該在先美國(guó)專利申請從适格的現有(yǒu)技(jì )術中(zhōng)排除。

關于上述第三種情形，舉例來說，如果在先美國(guó)專利申請的申請人和當前美國(guó)專利申請的申請人為(wèi)同一公(gōng)司，特别地，在先美國(guó)專利申請的發明人是當前美國(guó)專利申請的發明人的同事，則該在先美國(guó)專利申請不能(néng)作(zuò)為(wèi)當前美國(guó)專利申請的現有(yǒu)技(jì )術。

35 U.S.C. 102(c)條款對如何認定35 U.S.C. 102(a) (2) (C)中(zhōng)的所謂“共同擁有(yǒu)”做出了規定，根據其規定，該在先美國(guó)專利申請所公(gōng)開的主題與當前美國(guó)專利申請所要求保護的發明如果符合以下條件，則視為(wèi)由同一人擁有(yǒu)或受制于向同一人轉讓的義務(wù)：

在當前美國(guó)專利申請的申請日前，該在先美國(guó)專利申請所公(gōng)開的主題與當前美國(guó)專利申請所要求保護的發明由同一團隊，或簽訂合作(zuò)研發協議的多(duō)個團隊所做出；

當前美國(guó)專利申請所要求保護的發明是由該合作(zuò)研發協議的範圍内所進行的活動所做出；

當前美國(guó)專利申請公(gōng)開、或經修改後公(gōng)開簽訂該合作(zuò)研發協議的團隊的名(míng)稱。

需要注意的是，上面讨論的由同一人擁有(yǒu)或受制于向同一人轉讓的義務(wù)的在先美國(guó)專利申請其對應35 U.S.C. 102(a) (2)條款，也就是說，該在先美國(guó)專利申請必須是申請在前公(gōng)開在後的美國(guó)專利申請，而不能(néng)延伸到35 U.S.C. 102(a) (1)條款所規定的在當前美國(guó)專利申請的申請日前就已經公(gōng)開的美國(guó)專利申請。因此，對于在當前美國(guó)專利申請的申請日前就已經公(gōng)開的美國(guó)專利申請，隻要其不符合35 U.S.C. 102(b) (1)條款的規定，無論其是否與當前美國(guó)專利申請由同一人擁有(yǒu)或受制于向同一人轉讓的義務(wù)，都可(kě)作(zuò)為(wèi)當前美國(guó)專利申請的現有(yǒu)技(jì )術。

>>> 四、異同點概述

上面已經簡單介紹了在中(zhōng)美兩國(guó)專利制度下對現有(yǒu)技(jì )術的判斷，以下将對二者的相同點和區(qū)别點做概括說明。

首先，對于“寬限期”前為(wèi)公(gōng)衆所知的技(jì )術，在中(zhōng)美兩國(guó)都将被視為(wèi)現有(yǒu)技(jì )術。中(zhōng)美兩國(guó)的寬限期不同，我國(guó)的寬限期為(wèi)六個月，美國(guó)的寬限期為(wèi)一年。

其次，對于“寬限期”内的公(gōng)開，我國(guó)僅允許幾種情形的發明人或源自發明人的公(gōng)開來将已向公(gōng)衆公(gōng)開的技(jì )術排除在現有(yǒu)技(jì )術之外，而美國(guó)對發明人或源自發明人的公(gōng)開可(kě)視為(wèi)不屬于現有(yǒu)技(jì )術的情況沒有(yǒu)特别要求，發明人或源自發明人的公(gōng)開，隻要在寬限期内作(zuò)出，就都可(kě)視為(wèi)不屬于現有(yǒu)技(jì )術。此外，在美國(guó)，在寬限期内發明人的公(gōng)開或源自發明人的公(gōng)開可(kě)對抗晚于該發明人或源自發明人的公(gōng)開的第三人的公(gōng)開被視為(wèi)現有(yǒu)技(jì )術。如上所讨論的，在寬限期内，隻要存在發明人或源自發明人的公(gōng)開，那麽晚于該發明人或源自發明人的公(gōng)開的第三人的公(gōng)開就可(kě)排除在現有(yǒu)技(jì )術之外。

我國(guó)使用(yòng)的現有(yǒu)技(jì )術判斷方式似乎與其一貫采用(yòng)的“先申請制”相關聯。在我國(guó)專利制度下，鼓勵發明人在有(yǒu)了發明構思後先提出專利申請，再将其以其他(tā)方式向公(gōng)衆公(gōng)開。由于我國(guó)“不喪失新(xīn)穎性”的公(gōng)開的情形有(yǒu)限，如果發明人在提出專利申請前，以我國(guó)專利法第二十四條規定的四種情形以外的情形公(gōng)開了其發明構思，那麽後續将不能(néng)就該發明構思獲得專利授權，因為(wèi)在先的公(gōng)開将作(zuò)為(wèi)現有(yǒu)技(jì )術。

盡管美國(guó)當前也采用(yòng)“先申請制”，但是美國(guó)使用(yòng)的現有(yǒu)技(jì )術判斷方式源于其先前采用(yòng)的“先發明制”。“先發明制”更注重于發明創造的本質(zhì)，強調的是首個實際完成發明創造的人應該獲得專利權。雖然美國(guó)當時使用(yòng)的現有(yǒu)技(jì )術判斷方式已根據“先申請制”做出修改，但是仍然允許發明人在完成發明創造後先于專利申請的提出而以任何形式向公(gōng)衆公(gōng)開其發明創造。發明人在寬限期内作(zuò)出的公(gōng)開不僅不會影響本發明專利申請的專利性，而且可(kě)以對抗晚于發明人的公(gōng)開的第三人的公(gōng)開。

如果我國(guó)發明人在提出專利申請前，已經以我國(guó)專利法第二十四條規定的四種情形以外的情形公(gōng)開了其發明創造（例如，先在期刊雜志(zhì)上發表了論文(wén)或者已經公(gōng)開銷售或宣傳，然後申請專利），那麽就該發明創造提出的中(zhōng)國(guó)專利申請将無法獲得授權。并且，即使發明人在對公(gōng)開的發明創造做出改進的基礎上提出新(xīn)的中(zhōng)國(guó)專利申請，由于受已公(gōng)開的發明創造的影響，新(xīn)的中(zhōng)國(guó)專利申請可(kě)能(néng)也難以獲得專利授權。這種情況下，如果發明人及時提出美國(guó)發明專利申請，則可(kě)排除其在先公(gōng)開對美國(guó)發明專利申請的影響。因此，發明人即使無法申請中(zhōng)國(guó)專利，也可(kě)根據需要考慮美國(guó)專利申請。

再次，對于“申請在前公(gōng)開在後”的本國(guó)專利申請，我國(guó)将其視為(wèi)抵觸申請，抵觸申請僅能(néng)用(yòng)于評價新(xīn)穎性，而不能(néng)用(yòng)于評價創造性。相較而言，在美國(guó)，申請在前公(gōng)開在後的他(tā)人美國(guó)專利申請既能(néng)用(yòng)于評價新(xīn)穎性，又(yòu)能(néng)用(yòng)于評價創造性。也就是說，“申請在前公(gōng)開在後”的本國(guó)專利申請在美國(guó)被視為(wèi)普通的現有(yǒu)技(jì )術。通過判斷“申請在前公(gōng)開在後”的美國(guó)專利申請是否源自發明人，及其權屬人，可(kě)以确定該美國(guó)專利申請是否屬于适格的現有(yǒu)技(jì )術。在我國(guó)，抵觸申請不存在這樣的判斷，因此，無論“申請在前公(gōng)開在後”的中(zhōng)國(guó)專利申請的來源或其權屬人，該中(zhōng)國(guó)專利申請都将被視為(wèi)抵觸申請。

對于想要申請美國(guó)專利的申請人而言，由于可(kě)能(néng)存在影響創造性的現有(yǒu)技(jì )術在申請日前未公(gōng)開，因此想要通過早期檢索來判斷其專利申請的授權前景存在較大的不确定因素。此外，在判斷美國(guó)專利的穩定性時，還需留意他(tā)人提交的申請在前公(gōng)開在後的美國(guó)專利申請。

>>> 五、結語

以上是筆(bǐ)者依淺見整理(lǐ)和歸納的在中(zhōng)美兩國(guó)專利制度下對現有(yǒu)技(jì )術的判斷，以及二者之間的相同點和區(qū)别點。希望為(wèi)專利代理(lǐ)師在工(gōng)作(zuò)中(zhōng)準确判斷在中(zhōng)美兩國(guó)可(kě)适用(yòng)的現有(yǒu)技(jì )術提供參考。專利申請人也可(kě)基于中(zhōng)美兩國(guó)對現有(yǒu)技(jì )術的不同判斷，在兩國(guó)采用(yòng)不同的專利申請策略。

參考資料：

[1] 中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)專利法（2020年修正）

[2] 中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)專利法實施細則（2023年修正）

[3] 專利審查指南 2023

[4] Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 07.2022, Published February 2023